Regard vers Singapour, Madrid et Nice

Publié le 11 juillet 2019

Par Mme Simone Ndiaye | Le 17 juin 2019 a marqué un tournant décisif dans la législation canadienne en matière de marques de commerce avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi canadienne sur les marques de commerce ainsi que l’adhésion du Canada à trois traités internationaux concernant les marques de commerce: le Traité de Singapour, le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid et l’Arrangement de Nice.

Vous êtes entrepreneurs au Canada, propriétaires de marques de commerce: voici certains changements majeurs qui pourraient avoir un impact dans votre stratégie d’affaires tant au Canada qu’à l’international.

Enregistrement international
Afin de faciliter l’expansion internationale et la protection des marques dans le monde, les entreprises canadiennes ainsi que les investisseurs étrangers désirant protéger leurs marques de commerce au Canada ont désormais accès à un « guichet unique » pour enregistrer leurs marques à l’international via le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid. Il s’agit du « système de Madrid ». 120 États et organisations ont adhéré au système de Madrid (appelés « parties contractantes »).

Le système de Madrid vous permet de demander la protection de vos marques dans un ou plusieurs des 120 parties contractantes en produisant un formulaire de demande unique qui sera envoyé au Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et en payant les frais applicables dans une seule devise (le franc suisse). Le grand avantage du système de Madrid est qu’il simplifie le processus d’enregistrement et procure des économies financières substantielles. Cependant, il faut être conscient que pays ou organisation que vous aurez sélectionné conservera son droit de refuser l’enregistrement sur son propre territoire pour divers motifs ou technicalités locales. Des frais supplémentaires importants pourraient donc s’appliquer subséquemment au dépôt de la demande, devant alors retenir localement les services d’un agent de marque spécialisé pour tenter de répondre aux demandes ou contester les refus.

Il est également important de savoir que la demande internationale sera aussi reliée et dépendante de la demande canadienne. Si celle-ci devait être annulée ou l’enregistrement refusé, la marque internationale pourrait elle aussi tomber. Toutefois, il est toujours possible d’obtenir l’enregistrement de vos marques via des dépôts nationaux et cette alternative devrait être considérée à bien des égards. Le dépôt international sous Madrid n’est donc pas toujours la meilleure option, notamment lorsque la marque canadienne n’a pas elle-même été enregistrée depuis plusieurs années, ou encore comme aux États-Unis où il est très probable que le USPTO émette des rapports d’examen pour lesquels il faudra retenir les services d’agents locaux.

Nouveaux types de marques
Avant la réforme entée en vigueur le 17 juin, les seuls types de marques que les propriétaires pouvaient protéger au Canada étaient celles qui étaient constituées de mots, de dessins, ou d’une combinaison de ces éléments, les signes distinctifs (i.e.: le façonnement des produits ou de leurs contenants, ou un mode d’emballage ou d’empaquetage des produits) et les marques de certification.

Avec la nouvelle Loi et l’adhésion au Traité de Singapour, de nouveaux types de marques non traditionnelles font leur entrée au Canada. Ces marques non traditionnelles peuvent désormais être constituées, en tout ou en partie, d’un son, d’un hologramme, d’une image en mouvement, d’une odeur, d’un goût (une saveur), d’une couleur, d’une forme tridimensionnelle, d’une façon d’emballer les produits, d’une texture ou d’une position d’un signe. Les entreprises innovantes y verront des opportunités de se démarquer de leurs concurrents en tentant d’enregistrer de telles marques.

Pouvoir élargi du registraire
Il sera cependant plus difficile d’enregistrer des marques au Canada dans plusieurs cas, puisque le registraire des marques de commerce a maintenant le pouvoir discrétionnaire de rejeter une demande d’enregistrement de marque si celle-ci ne possède pas, à la date de production de la demande d’enregistrement, de « caractère distinctif inhérent », i.e. : si la marque en question réfère le consommateur à une multitude de sources lorsqu’elle est évaluée à la lumière des produits ou services liés.

Le choix d’une marque de commerce devient donc extrêmement important et il ne faut pas seulement se fier aux firmes de communications qui vous les proposent, dont l’approche est évidemment de communication et de marketing, mais certainement aussi un agent de marques expérimenté qui pourra vous conseiller et vous recommander dès le départ de mettre de côté les marques à faible caractère distinctif ou encore ne répondant pas aux autres critères prévus par la Loi.

Classification de Nice et augmentation des frais officiels au Canada
L’autre grande nouveauté apportée par les changements est l’obligation de classer les produits et services couverts par les marques selon la Classification internationale de Nice et de payer les frais officiels exigibles par classe. La classification internationale de Nice est utilisée dans presque tous les pays du monde et permet le classement des produits et services dans des catégories prédéterminées. Par exemple, les vêtements doivent être classés en classe 25, les boissons alcoolisées en classe 33, les services d’assurance en classe 36, etc.

Avant la réforme, les frais officiels à payer totalisaient 450$, dont 250 au moment du dépôt et 200$ lors de l’enregistrement, peu importe le nombre de produits et services. Avec la réforme, des frais officiels de 330$ CAD pour la première classe et 100$ par classe supplémentaire seront désormais exigés, et ce, seulement au moment de la production de la demande.

De plus, les entreprises qui détiennent des marques de commerce enregistrées avant le 17 juin 2019 devront également identifier les classes de la classification de Nice applicables aux produits et services couverts par leurs marques et regrouper ceux-ci par classe lors du renouvellement de ces marques. Les frais gouvernementaux officiels sont dorénavant de 400 $ pour la première classe et 125 $ par classe additionnelle. Cela occasionnera donc des frais et des efforts supplémentaires pour les entreprises au moment du renouvellement dont il faudra tenir compte dans leurs estimés budgétaires, particulièrement pour les entreprises dont les marques couvrent de nombreux produits et services.

Durée de validité
Alors que la protection était de 15 ans, toutes les marques enregistrées après le 17 juin 2019 seront valides pour 10 ans à compter de la date d’enregistrement et elles pourront être renouvelées chaque 10 ans. Le Canada s’est ajusté avec la durée de protection généralement applicable mondialement.

Notifications sur les droits de tiers
Nouveau recours pour vous : Si vous constatez qu’une marque de commerce portant à confusion avec l’une de vos marques a été déposée par un tiers et que vos droits sont prioritaires à cette demande, vous avez dorénavant la possibilité d’en aviser le registraire. Vous n’avez donc plus à attendre la période formelle des oppositions pour agir mais il demeurera essentiel de surveiller l’évolution de la demande d’enregistrement afin de vous y opposer formellement, puisque le registraire n’a aucune obligation de donner suite à votre notification.

Obligation d’usage retirée aux fins d’enregistrement au Canada
Enfin le dernier changement majeur et non le moindre est l’élimination de l’obligation d’utiliser les marques sur le territoire canadien avant que les marques ne soient enregistrées au Canada ainsi que l’élimination des bases de dépôt telles que : l’usage réel au Canada, l’emploi projeté, l’emploi et l’enregistrement à l’étranger.

Les propriétaires de marques peuvent désormais obtenir l’enregistrement de leurs marques de commerce au Canada même si l’usage des marques n’a pas débuté sur le territoire canadien. Cela facilite beaucoup le processus d’enregistrement.

Que devez-vous faire: contacter dès à présent votre agent de marques de commerce
Les mots d’ordre sont vigilance et surveillance! Face à toutes ces modifications législatives dans le domaine des marques de commerce, les entrepreneurs canadiens et propriétaires de marques de commerce doivent être vigilants car certains changements radicaux pourraient ouvrir la porte aux « trolls », soit ces entreprises ou personnes qui enregistrent des marques de commerce dont ils ne sont pas propriétaires dans le seul but de pouvoir les monnayer par la suite.

Cela pourrait freiner l’expansion de votre entreprise au Canada mais aussi à l’international dans la mesure où si vos marques sont enregistrées par des trolls au Canada, vous pourriez être limité dans votre expansion à travers tout le Canada si vous n’avez pas vendu sur l’ensemble du territoire. Au cas d’enregistrement par des trolls dans d’autres pays et juridictions, il sera difficile, voire souvent impossible d’obtenir l’enregistrement de vos marques dans ces pays. En outre, vous courez le risque de faire l’objet de poursuites judiciaires si vous vendez vos produits ou offrez vos services sous ces marques dans ces pays et juridictions.

En effet, il est important de savoir que dans la plupart des pays, c’est la première personne qui dépose une demande d’enregistrement de marque de commerce qui détient les droits sur cette marque de commerce et non la première personne qui l’utilise.

Cette vague de changements importants aura un impact sur les entrepreneurs canadiens et propriétaires de marques de commerce au Canada.

Il est donc plus que jamais nécessaire que les entreprises canadiennes et propriétaires de marques de commerce mettent en place des stratégies de protection et de défense de leurs actifs de propriété intellectuelle ainsi que des méthodes de surveillance rigoureuses afin de protéger leurs portefeuilles de marques de commerce.

Notre cabinet, en collaboration avec nos cabinets partenaires à l’international, pourrait vous conseiller dans l’établissement de votre stratégie d’affaires, stratégie de protection et de défense de vos actifs de propriété intellectuelle mais également vous guider dans vos démarches d’expansion à l’international.